Cuarto, el secreto debe
tener valor reflejado en un tipo de ventaja competitiva
que le da poder al dueño. Pooley § 4.01
[1].
Debido a que la
información elegible para protección de
secretos de comercio puede ser también elegible
para protección de patente, existe una interfase
particular entre la confidencialidad de secretos de
comercio y la práctica y principios de
patente.
Confidencialidad de
Patente
35 U.S.C. § 122:
Status confidencial de aplicaciones; publicaciones de
aplicaciones de patentes
(a) Confidencialidad.
Excepto como se describe en la subsección (b), las
aplicaciones para patentes deben ser mantenidas en
confidencialidad en la Oficina de Patentes y Marcas
Registradas (Patent and Trademark Office) y ninguna
información concerniente debe ser facilitada sin
autorización del solicitante o dueño a
menos que sea necesario por un Acto del Congreso o bajo
circunstancias especiales determinadas por el
Director.
(b)
Publicaciones.
(1) En
general.
(A) Sujeto al
párrafo (2), cada solicitud de patente deber ser
publicada de acuerdo con los procedimientos determinados
por el Director, inmediatamente después de la
expiración de un periodo de 18 meses
después de la fecha de solicitud más
temprana en la cual se ha solicitado un beneficio bajo
este título.
Efecto de Aplicación de
Patente
Solicitudes de patente
presentadas ante la Oficina de Patentes de los Estados
Unidos (United States Patent Office) se mantienen en
confidencialidad; ninguna información concerniente
a una aplicación puede ser ofrecida sin
autorización del solicitante o dueño. 35
U.S.C. § 122. Debido a que una solicitud de patente
es considerada una declaración confidencial, el
solicitante mantiene sus derechos de secretos de comercio
y las cortes estatales su jurisdicción. Painton
& Co. v. Bournes, Inc., 442 F.2d 216, 223-225, (2d
Cir. 1971). Esto es definitivo, pues de otra manera la
solicitud renuncia al derecho de protección
equitativa durante el periodo de solicitud de patente
pendiente, ya que las resoluciones de patente por lo
general no están protegidas bajo ley federal de
patentes hasta que la patente sea otorgada. 35 U.S.C.
§283.
En el momento de la
solicitud, el inventor o descubridor no tiene capacidad
de conocer si la patente será otorgada
eventualmente. Si el secreto de comercio es valioso, el
descubridor, quien lo considera patentable, al presentar
la solicitud pone en peligro tanto el secreto de comercio
como la patente. Esto anularía el mismo
propósito de la ley de patente, la cual condiciona
un monopolio por un tiempo limitado en cuanto se da una
rendición pública total a partir de ese
momento del tema en discusión, y pensamos que tal
principio no puede se deducido de las autoridades. A.O.
Smith Corporation v. Petroleum Iron Works Co. of Ohio, 73
F.2d 531 (USCCA 6th Circuit 1934) citando Macbeth-Evans
Glass Co. v. General Electric Co., 246 F. 695, 701
(C.C.A. 6).
Efecto de Otorgación de
Patente
Aspectos que
podían ser sujetos a protección como
secretos de comercio antes de que se otorgara la patente
se consideran revelados hasta el punto en que se
describen en la patente. Julius Hyman & Co. v.
Velsicol Corp., 233 P.2d 977, 998, cert. denied, 342 U.S.
870, reh'g denied, 342 U.S. 895 (1951). No todas las
patentes revelan un secreto de comercio. Por lo tanto,
una patente de producto no necesariamente revela los
métodos de manufactura usados para crear el
producto patentable. Modern Controls, Inc. v.
Andreadakis, 578 F.2d 1264, 1269 (8th Cir.
1978).
El dueño de un
secreto de comercio renuncia a la protección de su
secreto de comercio hasta el punto en que el dueño
del secreto de comercio ha publicado la
información al reclamar la invención en
tanto que la afirmación de tal información
como secreto de comercio desde ese punto en adelante
puede-con respecto a los periodos en que la patente sea
otorgada-por su parte constituir litigio no genuino.
Milgrim §1.06[1]
M. K.
Silverman
